Zdolność odróżniająca znaków towarowych jest przedmiotem wielu publikacji naukowych, ale też tysięcy spraw spornych przeprowadzonych przed urzędami rejestrującymi znaki towarowe i przed sądami, tak więc nie sposób dogłębnie wyjaśnić tego zagadnienia w kilku słowach. Pozwolę sobie zatem na wstępie posłużyć pewnym uproszczeniem. Generalnie rzec ujmując, zdolność (moc) odróżniająca znaku towarowego jest tym wyższa im mniej informacji o cechach towarów lub usług (do oznaczania których przeznaczony jest znak) przekazuje ten znak.

Niestety czasami trudno jednoznacznie określić czy znak towarowy posiada wystarczającą zdolność odróżniającą do celów uzyskania rejestracji. Nie mniej jednak, w wielu przypadkach możemy być niemal pewni odmowy rejestracji z powodu nieposiadania zdolności odróżniającej a w innych – braku takiej odmowy i dopuszczenia postępowania o rejestrację na kolejny etap. Postaram się udowodnić, że skupienie się właśnie na tych skrajnych przypadkach pozwoli wyciągnąć odpowiednie wnioski niezbędne do opracowania optymalnej strategii ochrony znaków towarowych i eliminacji niepotrzebnych problemów i rozczarowań.

Tak więc z jednej strony za całkowicie pozbawione zdolności odróżniającej uznaje się określenia ogólnoinformacyjne, jak np. „extra”, „super”, „najwyższa jakość”, czy „premium quality”. Tego rodzaju określenia nie powinny być rejestrowane jako znaki towarowe. Nie powinny też podlegać jakiejkolwiek ochronie prawnej, nawet jeżeli wchodzą w skład zarejestrowanych znaków towarowych (które uzyskały rejestracje ze względu na posiadanie innych elementów o wyższej mocy odróżniającej).

Z drugiej zaś strony możemy być niemal stuprocentowo pewni, że poniższe wyrażenia posiadają wystarczającą zdolność odróżniającą do celów rejestracji:

  • Neologizmy (wyrażenia nieposiadające słownikowego znaczenia). Nie chodzi tu jednak o wszelkiego rodzaju neologizmy, lecz wyłącznie o takie, które nie zawierają jakiegokolwiek elementu (członu) o charakterze ogólnoinformacyjnym. Przykładami takich neologizmów są: MOKATE (stanowiący skrót od imion i nazwiska założycieli i właścicieli przedsiębiorstwa), BAKOMA (skrót od imienia i nazwisk założycieli i właścicieli), ADIDAS (skrót od imienia i nazwiska jednego z założycieli), czy KODAK (słowo wymyślone przez jednego z założycieli przedsiębiorstwa, które to słowo w swoich założeniach miało być atrakcyjne fonetycznie i pozbawione znaczenia). Tego rodzaju neologizmy, które nawet nie kojarzą się z jakimkolwiek znaczeniem, charakteryzują się najwyższą zdolnością odróżniającą. Nie sposób bowiem zarzucić im jakiegokolwiek, nawet pośredniego odniesienia do cech towarów lub usług. Skutkuje to zarówno brakiem ryzyka odmowy rejestracji z powodu nieposiadania zdolności odróżniającej, jak też najszerszym zakresem ochrony. Adaptacja istotnych części takich znaków przez konkurencję jest bowiem praktycznie niemożliwa, czego nie można powiedzieć na temat znaków o niższej zdolności odróżniającej, tj. zawierających elementy ogólnoinformacyjne, jak np. DOM DEVELOPMENT (nr: R.334347), DOMAR development (nr: R.311335) i Domus DEVELOPMENT (nr: R.227114), wszystkie zarejestrowane na terytorium Polski na rzecz różnych podmiotów, albo MacCoffee (nr: R.152166), McCAFE (nr: R.167917) i MK CAFE (nr: R.216070), również zarejestrowane na terytorium Polski na rzecz różnych podmiotów. Właściciele takich częściowo opisowych znaków są zatem narażeni na konkurowanie z podobnie brzmiącymi markami, co wynika m.in. z prawa informowania konsumentów o istotnych cechach towarów i usług (nawet jeżeli taka informacja stanowi część znaku towarowego). Problem ten nie istnieje w przypadku znaków nieodnoszących się do cech towarów lub usług, jak omawiane neologizmy. Wyjątkiem są natomiast neologizmy zawierające część ogólnoinformacyjną, co zmniejsza ich zdolność odróżniającą i zawęża zakres ochrony, jak np. zarejestrowane na terytorium Polski i Unii Europejskiej dla urządzeń grzewczych i chłodzących znaki towarowe: CLIMATEC (EUTM nr: 012178646), Climatic (nr: R.260125), CLIMATECH (EUTM nr: 004375176), CLIMATRAK (EUTM nr: 006450183), czy CLIMATRONIC (EUTM nr: 001741685). W skrajnych przypadkach neologizmy zawierające część ogólnoinformacyjną mogą się nawet spotkać z odmową rejestracji z powodu braku zdolności odróżniającej.
  • Określenia fantazyjne (wyrażenia, których znaczenie nie odnosi się do towarów lub usług, dla których jest przeznaczony znak towarowy), np. APPLE (dla komputerów, smartfonów i oprogramowania), PUMA (obuwie i odzież sportowa), Amazon (usługi handlu on-line, niegdyś wyłącznie usługi księgarni internetowej), SPHINX (usługi restauracyjne), Jaguar (samochody), Shell (usługi stacji paliw), Żabka (usługi sklepów spożywczych), Biedronka (usługi sklepów spożywczych), Vistula (odzież), ORANGE (usługi telekomunikacyjne). Tego rodzaju znaki posiadają porównywalnie wyskoki poziom zdolności odróżniającej, jak ww. neologizmy i podobnie szeroki zakres ochrony. Ponadto znaki fantazyjne ze względu na swoje znaczenie mogą budzić pozytywne skojarzenia wśród konsumentów już na samym początku ich używania (przed nabyciem rozpoznawalności na rynku), czego nie można powiedzieć o neologizmach.
  • Nazwiska, np. FERRARI (samochody), BOSCH (sprzęt AGD, części samochodowe), Mc Donald’s (usługi barów szybkiej obsługi), HUGO BOSS (odzież, produkty perfumeryjne), GIORGIO ARMANI (odzież, produkty perfumeryjne), DOLCE & GABBANA (odzież, produkty perfumeryjne),
    ROLLS-ROYCE     (samochody), Procter & Gambele (dobra konsumpcyjne, zwłaszcza kosmetyki i środki higieny osobistej), Johnson & Johnson (produkty farmaceutyczne i kosmetyczne), WITTCHEN (galanteria skórzana), GRYCAN (lody). Warto zwrócić uwagę, że nawet nazwiska mogą być pozbawione zdolności odróżniającej, jeżeli wskazują na cechy towarów lub usług. Na przykład samo nazwisko Kowalski (bez imienia), wielokrotnie zarejestrowane jako słowny znak towarowy w różnych branżach, zapewne spotkałoby się z odmową rejestracji jako znak służący do oznaczania warsztatów kowalskich.
  • Akronimy, np. BMW, KFC, IBM, NBA, TDK, HSBC, HP, BP, GM, GE, D&G, H&M, J&J, 3M, 4F. Jakkolwiek, co do zasady, trudno jest odmówić akronimom zdolności odróżniającej do celów rejestracji, to jednak może być ona na nieco niższym poziomie, co ogranicza zakres ochrony takich znaków. Nie można bowiem wykluczyć, że po zarejestrowaniu trzyliterowego akronimu jako słownego znaku towarowego nie będziemy w stanie zabronić naszemu konkurentowi używania innego trzyliterowego akronimu różniącego się od naszego tylko jedną literą (zwłaszcza jeżeli nasza marka nie jest tak rozpoznawalna jak powyższe przykłady). Ponadto, podobnie jak w przypadku nazwisk, również niektóre akronimy mogą być całkowicie pozbawione zdolności odróżniającej, jeżeli w danej branży stanowią określenie ogólnoinformacyjne, jak np. HVAC (skrót od ang. heating, ventilation, air conditioning, tj. ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja).

Powyższe przykłady znaków towarowych z wysoką mocą odróżniającą (wynikającą z braku odniesień do cech towarów i usług) nie sprawiają trudności interpretacyjnych. Problemy z interpretacją mogą się natomiast pojawić w przypadku określeń wskazujących mniej lub bardziej pośrednio na cechy produktów, dla których jest przeznaczony znak towarowy. W praktyce urzędów rejestrujących, jak też w orzecznictwie przyjmuje się ogólną zasadę, że znak towarowy posiadający wystarczającą do celów rejestracji zdolność odróżniającą nie może informować wprost (bezpośrednio) o cechach towarów lub usług, dla których ma zostać zarejestrowany. Analizując jednak konkretne przypadki można łatwo napotkać na rozbieżności w interpretacji. Jednym z najsławniejszych przykładów jest unijny słowny znak towarowy BABY-DRY (EUTM nr: 000200006) przeznaczony dla pieluch. Znak ten został wprawdzie ostatecznie zarejestrowany, jednak zanim sprawa trafiła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, poszczególne instancje wydawały sprzeczne decyzje co do jego zdolności odróżniającej. Jakkolwiek ostateczna decyzja w powyższej sprawie została wydana w 2001 roku i od tego czasu jest szeroko cytowana w orzecznictwie, to jednak i w dzisiejszych czasach próby rejestracji znaków towarowych, które wedle naszej oceny – podobnie jak ww. znak BABY-DRY – wskazują jedynie pośrednio na cechy towarów lub usług, są nadal obarczone ryzykiem odmowy.

Urząd rejestrujący może bowiem stwierdzić, że akurat w naszym przypadku sposób, w jaki znak wskazuje na cechy towarów jest bezpośredni a zatem znak jako całość jest pozbawiony zdolności odróżniającej. Tak właśnie odmówiono rejestracji unijnych słownych znaków towarowych Premium L (EUTM nr: 008992109) i Premium XL (EUTM nr: 008992059) pomimo polemiki z urzędem i z sądem (w sumie w trzech instancjach w obu sprawach). Unijne słowne znaki Premium S (EUTM nr: 008992141) i PREMIUM Q (EUTM nr: 018187966) zostały natomiast zarejestrowane przez ten sam urząd bez jakichkolwiek obiekcji. Podobnie odmówiono rejestracji unijnych słownych znaków: FAST (EUTM nr: 001427368, m.in. dla linek sterujących, dźwigni i pedałów, wskaźników poziomu płynu), FAST (EUTM nr: 010777068, m.in. dla materiałów budowlanych z metalu; rur i przewodów metalowych; sejfów;) i FAST (EUTM nr: 017768557, m.in. dla odczynników diagnostycznych i kaset do użytku medycznego). Jednocześnie zarejestrowano identyczne co do formy przedstawieniowej unijne słowne znaki: FAST (EUTM nr: 002345957, m.in. dla usług z zakresu zarządzania i administracji przedsiębiorstwem i dla usług księgowych), FAST (EUTM nr: 018774032, m.in. dla urządzeń do regulacji temperatury i dla reduktorów ciśnienia) i FAST (EUTM nr: 013372371, m.in. dla osłon głowy).

Mając powyższe na uwadze, warto zastanowić się jeszcze przed stworzeniem znaku towarowego, czy na pewno dobrym rozwiązaniem będzie wybór znaku informującego mniej lub bardziej pośrednio o cechach produktów. Taki wybór wiąże się z ryzykiem wieloletniego sporu z urzędem rejestrującym, mogącego skutkować finalną odmową rejestracji, ale też z zaakceptowaniem zawężenia zakresu ochrony znaku (z powodu braku możliwości zabronienia swojej konkurencji używania oznaczeń pokrywających się częściowo z naszym znakiem). Problemów takich nie generują natomiast wyżej omówione znaki z wysoką mocą odróżniającą, jak neologizmy, określenia fantazyjne, nazwiska czy akronimy.

Wedle kolejnej zasady oceny zdolności odróżniającej, znaki towarowe należy rozpatrywać w całości. Jeżeli znak zawiera jakikolwiek element (słowny lub graficzny) posiadający zdolność odróżniającą, to znakowi jako całości nie można, co do zasady, zarzucić braku zdolności odróżniającej tylko dlatego, że posiada on dodatkowo element ogólnoinformacyjny. Dobrym przykładem jest ww. znak McCAFE zarejestrowany w formie słownej m.in. dla kawy. (Słowo „CAFE” do oznaczania kawy, bądź usług kawiarni jest całkowicie pozbawione zdolności odróżniającej, jednak obecność akronimu „Mc” o wyższej mocy odróżniającej przesądziła o uznaniu znaku jako całości za posiadający wystarczającą zdolność odróżniającą).

Również w przypadku elementów graficznych można spotkać się z zarzutami braku zdolności odróżniającej, zwłaszcza jeżeli takie elementy odnoszą się do cech towarów lub usług, dla których przeznaczony jest znak. Dobrymi przykładami są proste rysunki lub nieznacznie zmodyfikowane wizualizacje towarów, niewiele różniące się od zdjęć tych towarów, jak poniższe unijne znaki towarowe, którym urząd odmówił rejestracji.

Źródło: baza danych Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Nie jest zatem prawdą, że znak towarowy jako całość nabywa wystarczającej dla celów rejestracji zdolności odróżniającej tylko dzięki zastosowaniu grafiki. Dawniej taki pogląd był bliższy prawdy, bowiem Urząd Patentowy RP znacznie rzadziej zarzucał brak zdolności odróżniającej znakom posiadającym jakąkolwiek grafikę. Obecnie urzędy są bardziej rygorystyczne w tym zakresie. Na minimalizację ryzyka odmowy rejestracji pod zarzutem braku zdolności odróżniającej znaku zawierającego grafikę może wpłynąć zwiększenie stopnia oryginalności elementu graficznego, np. poprzez zastosowanie charakterystycznej kreski, nietypowej kolorystyki, czy dodanie elementów fantazyjnych. Jednakże bezpieczniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie elementu graficznego, który nie odnosi się do towarów lub usług, jak na przykład poniższe unijne znaki towarowe, które uzyskały rejestracje bez cienia wątpliwości.

Źródło: baza danych Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Jak wynika z powyższych przykładów odnoszących się do warstwy słownej, jak też do grafiki, stworzenie znaku towarowego o wysokiej mocy odróżniającej jest wręcz nieocenione. Jeżeli uda się nam stworzyć taki znak, to po pierwsze nie będziemy mieli trudności z jego ochroną poprzez rejestrację na dowolnym terytorium. Po drugie, już od samego początku jego używania zapewnimy sobie możliwie najszerszy zakres ochrony przejawiający się w możliwości zabronienia naszej konkurencji używania znaków identycznych i podobnych. Jeżeli dodatkowo znak będzie posiadał element fantazyjny (słowny lub graficzny, o pozytywnym znaczeniu nieodnoszącym się do towarów lub usług), atrakcyjność takiego znaku może stać się koniem pociągowym biznesu od początku jego używania, rozpędzającym się wraz ze zwiększaniem się rozpoznawalności znaku na rynku, czego z całego serca życzę wszystkim, którzy dotrwali do tego miejsca.

A ja mogę pomóc w jego ochronie.

Łukasz Sommer
rzecznik patentowy, European Trade Mark & Design Attorney