Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Najczęściej spotykanymi rodzajami znaków towarowych są znaki słowne, słowno-graficzne i graficzne.

Źródło: baza danych Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Jako słowne znaki towarowe (pozbawione wszelkiej grafiki, kolorystyki a nawet kształtu czcionki) są najczęściej chronione nazwy firm, towarów, usług, jak też slogany reklamowe. Nieocenioną zaletą słownych znaków towarowych jest najszersza ochrona warstwy słownej jaką jesteśmy w stanie uzyskać w polskim i unijnym systemie prawnym. Sam fakt rejestracji słownego znaku towarowego przez urząd rejestrujący jest równoznaczny z przyznaniem ochrony prawnej jego warstwie słownej i uznaniem jej za posiadającą tzw. zdolność odróżniającą na wystarczającym poziomie, czego nie można powiedzieć w przypadku innych rodzajów znaków towarowych. Ma to niebagatelne znaczenie, bowiem ochronie prawnej podlegają wyłącznie elementy posiadające zdolność odróżniającą, o której szerzej w osobnym artykule.

Kolejną zaletą słownego znaku towarowego jest brak konieczności dokonywania kolejnych rejestracji znaków o tej samej warstwie słownej za każdym razem, kiedy zmienia się forma graficzna, w której przedsiębiorca używa tej warstwy słownej w obrocie gospodarczym. Jeżeli na przykład co kilka lat dochodzi do tzw. rewitalizacji logo zawierającego warstwę słowną zarejestrowaną jako słowny znak towarowy, przyjmuje się, że każde nowopowstałe wskutek rewitalizacji logo zawiera w sobie zarejestrowany znak słowny, a zatem używanie takiego nowego logo stanowi dla urzędu rejestrującego wystarczający dowód na spełnienie tzw. obowiązku używania znaku towarowego. Jest to o tyle istotne, że brak spełnienia tego obowiązku mogłoby doprowadzić do wygaśnięcia rejestracji znaku, nawet jeżeli jej właściciel wnosiłby okresowe opłaty za utrzymanie ochrony. Ponadto w przypadku używania danej warstwy słownej w różnych układach graficznych w tym samym czasie warto ją objąć ochroną przede wszystkim przez rejestrację w kategorii słownego znaku towarowego, oczywiście pod warunkiem, że posiada ona zdolność odróżniającą.

Jako znak towarowy słowno-graficzny może być natomiast chronione całe logo (firmy, towaru lub usługi) bądź którakolwiek część logo zawierająca litery, cyfry lub inne znaki pisarskie, np. logotyp, ewentualnie slogan (tagline). Znaki słowno-graficzne są przeznaczone przede wszystkim do ochrony grafiki, jednak nie jest prawdą, że nigdy nie chronią warstwy słownej. Mogłoby się zatem wydawać, że omawiana kategoria znaku towarowego jest uniwersalna i pozbawiona wad. Niestety, podstawowy problem polega na tym, że urzędy rejestrujące na żadnym etapie postępowania o rejestrację znaku słowno-graficznego nie wypowiadają się co do zdolności odróżniającej samej warstwy słownej. Jeżeli zatem uzyskamy ochronę znaku słowno-graficznego a następnie dojdzie do użycia jego warstwy słownej przez konkurencję, to w celu zakazania takiego użycia trzeba będzie za każdym razem dowodzić, że zaadaptowana w ten sposób warstwa słowna w ogóle posiada zdolność odróżniającą. Jeżeli nawet zdołamy to udowodnić, to i tak ochrona warstwy słownej znaku słowno-graficznego będzie węższa niż w przypadku objęcia jej ochroną jako znak słowny.

Ochronę znaków towarowych można utrzymywać bez ograniczeń czasowych pod warunkiem wnoszenia opłat za 10-letnie okresy ochrony, składania wniosków o przedłużenie ochrony (jeżeli urząd rejestrujący tego wymaga) i kontynuacji używania znaków w obrocie gospodarczym.

Typowa procedura rejestracyjna znaku towarowego, jaką oferuję składa się najczęściej z następujących etapów:

1. Nieodpłatna konsultacja telefoniczna z rzecznikiem patentowym

Konsultacja ma na celu ustalenie najkorzystniejszej strategii ochrony znaku towarowego uwzględniającej przede wszystkim:

• wybór odpowiedniego rodzaju znaku (słowny, słowno-graficzny, graficzny, przestrzenny),
• wstępne określenie towarów i usług, w odniesieniu do których ma być chroniony znak, a także ilości klas towarowo-usługowych według Klasyfikacji Nicejskiej,
• określenie docelowego terytorium ochrony i urzędu rejestrującego,
• oszacowanie kosztów urzędowych i kosztów prowadzenia sprawy.

2. Nieodpłatne badania na identyczność

Badania na identyczność mają na celu wykluczenie sytuacji, w której rozpoczynamy procedurę rejestracyjną znaku towarowego podczas, gdy identyczny znak jest już zarejestrowany (bądź został zgłoszony do rejestracji) na rzecz innego podmiotu. Tego rodzaju badania stanowią jedynie podstawowy etap weryfikacji i nie uwzględniają wcześniejszych znaków podobnych, które również mogą stanowić przeszkodę rejestracji, bądź podstawę jej unieważnienia. Z tego powodu zaleca się przeprowadzenie szerszych badań uwzględniających też wcześniejsze znaki podobne.

3. Zawarcie umowy i udzielenie pełnomocnictwa

4. Badania na podobieństwo

Badania na podobieństwo mają na celu ustalenie czy znak towarowy, który zamierzamy zarejestrować nie jest podobny w rozumieniu obowiązujących przepisów do znaków wcześniejszych (tj. znaków zarejestrowanych albo oczekujących na rejestrację na interesującym nas terytorium w odniesieniu do identycznych lub podobnych towarów lub usług). Jakkolwiek badania na podobieństwo nigdy nie dają stuprocentowej pewności co do braku kolizji, to jednak przeprowadzenie ich zgodnie ze sztuką przez rzecznika patentowego pozwoli ograniczyć ryzyko do minimum. Warto też podkreślić, że ryzyko zgłoszenia do rejestracji znaku towarowego kolidującego ze znakiem wcześniejszym polega nie tylko na tym, że urząd może odmówić rejestracji. Może się również zdarzyć, że dopiero po uzyskaniu przez nas rejestracji właściciel wcześniejszego znaku kolidującego unieważni rejestrację naszego znaku. Ponadto w przypadku wykrycia w toku takich badań kolizji nie zaleca się też używania w obrocie gospodarczym znaku towarowego, który zamierzaliśmy zarejestrować, wchodzącego w zakres ochrony znaku wcześniejszego (zarejestrowanego na rzecz konkurencji) ze względu na możliwe roszczenia cywilnoprawne, w tym roszczenia o zaniechanie używania znaku i roszczenia odszkodowawcze.

5. Złożenie wniosku o dofinansowanie (pod warunkiem, że w danym okresie dofinansowanie jest udzielane)

6. Sporządzenie dokumentacji zgłoszeniowej i złożenie wniosku o rejestrację

Na tym etapie sporządza się docelowy wykaz towarów i usług według Klasyfikacji Nicejskiej, obejmujący wszystkie produkty, dla których będzie używany rejestrowany znak towarowy. Brak prawidłowego sformułowania wykazu może skutkować niepełną ochroną znaku towarowego a nawet całkowitym brakiem ochrony w interesującym nas zakresie. W skrajnych przypadkach znaki towarowe są bowiem rejestrowane jedynie dla towarów lub usług podobnie brzmiących do tych, o których ochronę tak naprawdę chodzi przedsiębiorcom. Naprawienie takiego błędu wiąże się z koniecznością uzyskania kolejnej rejestracji, a tym samym z podwojeniem kosztów, gdyż po złożeniu wniosku o rejestrację (a tym bardziej po uzyskaniu rejestracji) nie ma możliwości rozszerzenia wykazu. Ponadto próba ponownej rejestracji znaku dla prawidłowych towarów lub usług może okazać się w przyszłości niemożliwa, jeżeli w międzyczasie dla tych towarów lub usług został zarejestrowany znak kolidujący.

Z drugiej strony, zważywszy, że niektóre towary lub usługi są klasyfikowane w wielu klasach towarowo-usługowych różnicujących je ze względu na przeznaczenie, problemem może być nie tylko zbyt wąski zakres ochrony, lecz także zbyt szeroki. Warto zwrócić uwagę, że koszty rejestracji znaków towarowych zależą od ilości klas towarowo-usługowych. Jeżeli zatem zamiast ubiegać się o rejestrację znaku w jednej klasie, wyznaczymy dodatkowo pięć niepotrzebnych klas, to nie tylko pomnożymy nasze wysiłki, ale też koszty. Ponadto wyznaczając zbyt szeroki zakres ochrony możemy narazić się również na niepotrzebną kolizję (usiłując zarejestrować znak dla kolidujących towarów lub usług, które tak naprawdę nas nie interesują).

Nieocenione jest więc dochowanie staranności przy opracowywaniu wykazu i uwzględnienie rzeczywistych potrzeb przedsiębiorcy (obecnych i przyszłych), a także aspektu finansowego (koszty rejestracji) i prawnego (minimalizacja ryzyka kolizji, które to ryzyko możemy oszacować dopiero po przeprowadzeniu ww. badań na podobieństwo). Ze swojej strony staram się zatem proponować Klientom sformułowania najbardziej ogólne, na które pozwala klasyfikacja (w celu maksymalizacji zakresu ochrony), jak też bardziej szczegółowe, odnoszące się do ich aktualnej i przyszłej działalności, z uwzględnieniem optymalizacji kosztów rejestracji oraz wyników wcześniej przeprowadzonych badań. Po otrzymaniu propozycji wykazu istnieje możliwość jego rozszerzenia, jak też zawężenia, np. w celu redukcji kosztów.

7. Prowadzenie sprawy rejestracji

Udzielenie rejestracji oznacza uzyskanie potwierdzonego urzędową decyzją prawa używania znaku towarowego oraz prawa zabronienia innym podmiotom używania znaków identycznych lub podobnych (w odniesieniu do identycznych lub podobnych towarów lub usług), a także prawa sprzeciwienia się rejestracji takich znaków.

Niestety w dzisiejszych czasach urzędy przed udzieleniem rejestracji nie weryfikują, czy zgłoszony do rejestracji znak towarowy koliduje ze znakami wcześniej zarejestrowanymi. Obowiązek monitorowania, czy konkurencja przypadkiem nie usiłuje zarejestrować znaku identycznego lub podobnego, został zatem niejako przeniesiony na właścicieli zarejestrowanych znaków. Formalnie rzecz biorąc obowiązek monitorowania znaków późniejszych oczywiście nie istnieje, jednakże brak reakcji w ciągu trzech miesięcy od opublikowania przez urząd rejestrujący informacji o zgłoszeniu do rejestracji kolidującego znaku towarowego może doprowadzić do jego zarejestrowania. Po uzyskaniu takiej niesłusznie udzielonej rejestracji jej właściciel będzie mógł niestety używać swojego kolidującego znaku na podobnych warunkach jak właściciel znaku wcześniejszego. Niesłusznie udzielona rejestracja jest wprawdzie możliwa do unieważnienia, jednak procedura unieważnieniowa może trwać wiele lat (licząc do momentu uprawomocnienia się decyzji o unieważnieniu). Przez cały ten czas niesłusznie zarejestrowany znak kolidujący będzie mógł w praktyce służyć do pozyskiwania potencjalnych a nawet rzeczywistych klientów właściciela znaku wcześniejszego, ale też będzie mógł psuć renomę zarówno jego firmy, jak i towarów lub usług. Właściciel znaku wcześniejszego utraci bowiem w takiej sytuacji kontrolę nad jakością towarów lub usług opatrywanych swoim zarejestrowanym znakiem towarowym.

Monitorowanie ewentualnych kolizji wśród później zgłoszonych do rejestracji znaków konkurencji (podobnie jak wyżej wspomniane badania na podobieństwo przed zgłoszeniem) wymaga użycia wielu baz danych, oceny znalezionych wyników pod kątem podobieństwa znaków na trzech płaszczyznach postrzegania (wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej), oceny podobieństwa towarów lub usług oraz oceny ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do komercyjnego pochodzenia towarów lub usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnym orzecznictwem polskich i unijnych sądów i urzędów.

Moim zadaniem jest wyręczanie właścicieli zarejestrowanych znaków towarowych w powyższych czynnościach. Dla bezpieczeństwa usługa monitoringu obejmuje miesięczne okresy, aby w razie wykrycia próby rejestracji kolidującego znaku towarowego zachować margines bezpieczeństwa na podjęcie decyzji co do zasadności wszczęcia procedury sprzeciwowej, a także na ewentualne negocjacje mające na celu przekonanie podmiotu, który złożył wniosek o rejestrację kolidującego znaku, do dobrowolnego wycofania tego wniosku.

Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

Przykłady wzorów przemysłowych zarejestrowanych na terytorium UE:

Źródło: baza danych Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Jako wzór przemysłowy można chronić zewnętrzny wygląd produktu (widoczny podczas zwykłego użytkowania) z wyłączeniem cech uwarunkowanych technicznie. Prawie zawsze są to cechy estetyczne. Jako wzory przemysłowe są najczęściej chronione: meble, odzież, obuwie, biżuteria, opakowania (butelki), pojazdy, symbole graficzne, w tym etykiety a nawet logo.

Czas ochrony wzorów przemysłowych wynosi maksymalnie 25 lat.

Typowa procedura rejestracyjna wzoru przemysłowego, jaką oferuję składa się najczęściej z następujących etapów:

1. Nieodpłatna konsultacja telefoniczna z rzecznikiem patentowym

Konsultacja ma na celu ustalenie najkorzystniejszej strategii ochrony wzoru przemysłowego uwzględniającej przede wszystkim:

• Weryfikację, czy w danym przypadku kategoria wzoru przemysłowego jest najkorzystniejsza. Niektóre przedmioty, jak na przykład logo czy etykieta, mogą bowiem zostać objęte ochroną prawną zarówno w kategorii wzoru przemysłowego, jak i znaku towarowego. Jeżeli natomiast przedmiot (wytwór) posiada nowe cechy techniczne, może również uzyskać ochronę w kategorii wzoru użytkowego. Wybór odpowiedniej kategorii ochrony ma niebagatelne znaczenie, bowiem wpływa na zakres ochrony, czas ochrony, jak też na koszty.
• Wstępne ustalenie ilości odmian wzoru przemysłowego, a także sposobu jego prezentacji w dokumentacji zgłoszeniowej.
• Określenie docelowego terytorium ochrony i urzędu rejestrującego.
• Oszacowanie kosztów urzędowych i kosztów prowadzenia sprawy.

2. Zawarcie umowy i udzielenie pełnomocnictwa

3. Badania na podobieństwo

W odniesieniu do wzorów przemysłowych badania na identyczność nie są prowadzone, bowiem wstępne wykluczenie istnienia wcześniejszych wzorów identycznych i tak wymaga przeprowadzenia pełnych badań.

Badania na podobieństwo mają na celu ustalenie czy wzór przemysłowy, który zamierzamy zarejestrować ma szansę na uzyskanie i utrzymanie ochrony, a zatem, czy nie jest identyczny lub podobny w rozumieniu obowiązujących przepisów do wzorów wcześniejszych (tj. aktualnie zarejestrowanych albo tych, których rejestracja już wygasła). Jakkolwiek badania na podobieństwo nigdy nie dają stuprocentowej pewności co do braku wcześniejszych wzorów podobnych, to jednak przeprowadzenie ich zgodnie ze sztuką przez rzecznika patentowego pozwoli ograniczyć ryzyko do minimum. Podobnie jak w odniesieniu do znaków towarowych, w przypadku wykrycia w toku badań czynnej rejestracji identycznego lub podobnego wzoru przemysłowego do wzoru, który zamierzaliśmy zarejestrować, również nie zaleca się używania tego wzoru w obrocie gospodarczym (na terytorium rejestracji wzoru wcześniejszego), ze względu na możliwe roszczenia cywilnoprawne, w tym roszczenie o zaniechania używania wzoru i roszczenia odszkodowawcze.

4. Złożenie wniosku o dofinansowanie (pod warunkiem, że w danym okresie dofinansowanie jest udzielane)

5. Sporządzenie dokumentacji zgłoszeniowej i złożenie wniosku o rejestrację

Na tym etapie kompletuje się wszystkie zdjęcia, wizualizacje lub rysunki wzoru przemysłowego w takiej ilości, aby jego prezentacja zapewniła możliwie najszerszy zakres ochrony. Prezentacja wzoru odnosi się do wszystkich jego odmian, jeżeli takie występują. W niektórych przypadkach zasadnym jest też sporządzenie opisu wzoru, jeżeli może to zwiększyć zakres ochrony.

Również w przypadku wzorów przemysłowych brak prawidłowego sporządzenia dokumentacji zgłoszeniowej może skutkować znaczącym zawężeniem zakresu ochrony. Mając na uwadze, że przeszkodą rejestracji wzoru przemysłowego może być nawet nasz wcześniej zarejestrowany wzór (jeżeli jest wystarczająco podobny), błąd w prezentacji wzoru może okazać się nieusuwalnym. Może się bowiem okazać, że przedsiębiorca chcący dokonać kolejnej rejestracji tego samego wzoru przemysłowego z prawidłową (zawierającą optymalną prezentację) dokumentacją nie będzie miał takiej możliwości, bowiem nowa rejestracja nie będzie spełniać tzw. wymogu posiadania indywidualnego charakteru albo wymogu nowości w kontekście wcześniej zarejestrowanego (a więc ujawnionego) wzoru.

6. Prowadzenie sprawy rejestracji

Patent na wynalazek stanowi chyba najlepszy przykład monopolu korzystnego dla gospodarki. Ochroną patentową mogą być objęte wyłącznie rozwiązania o charakterze technicznym. Uzyskany patent może przynosić jego właścicielowi korzyści nawet przez 20 lat zapewniając możliwość wyłącznego stosowania opatentowanego rozwiązania technicznego albo wpływy z tytułu udzielania licencji.

Rozwiązania o charakterze technicznym dotyczące przedmiotów o trwałej postaci, które ze względu na mniejszą innowacyjność w stosunku do wynalazków nie posiadają zdolności patentowej, mają szansę uzyskania ochrony jako wzory użytkowe na okres 10 lat.

Typowa procedura o udzielenie patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, jaką oferuję składa się najczęściej z następujących etapów:

1. Nieodpłatna konsultacja telefoniczna z rzecznikiem patentowym

Konsultacja ma na celu ustalenie najkorzystniejszej strategii ochrony rozwiązania technicznego uwzględniającej przede wszystkim:

• Wstępną weryfikację, czy w danym przypadku w ogóle istnieje szansa ubiegania się o patent lub o prawo ochronne na wzór użytkowy. Istnieje bowiem szereg ustawowych wykluczeń w patentowaniu rozwiązań technicznych a nawet wykluczeń w uznawaniu niektórych przedmiotów lub rozwiązań za wynalazki. Ponadto w przypadku rozwiązań z niektórych dziedzin techniki zaleca się korzystanie z usług rzeczników patentowych specjalizujących się w tych dziedzinach.
• Wstępną weryfikację strategii ochrony, w tym wyboru odpowiedniej kategorii. Oprócz określenia czy mamy do czynienia z wynalazkiem, czy z wzorem użytkowym warto również pamiętać, że ten sam przedmiot (wytwór) może być również chroniony jako wzór przemysłowy.
• Oszacowanie kosztów urzędowych i kosztów prowadzenia sprawy.

2. Zawarcie umowy i udzielenie pełnomocnictwa

3. Wstępne badania zdolności patentowej lub zdolności ochronnej

Wstępne badania zdolności patentowej (w odniesieniu do wynalazków) lub zdolności ochronnej (w odniesieniu do wzorów użytkowych) mają na celu jedynie oszacowanie szans na uzyskanie patentu lub prawa ochronnego. Problem polega na tym, że przeszkodą udzielenia patentu lub prawa ochronnego na wzór użytkowy może być każde ujawnienie identycznego lub podobnego rozwiązania technicznego, bez względu na to czy rozwiązanie to w ogóle kiedykolwiek było chronione. Przeszkodami udzielenia patentów mogą być zatem również publikacje spoza baz danych urzędów i to z dowolnego państwa i okresu. Ponadto niektóre rozwiązania techniczne są trudne do wychwycenia w toku wstępnych badań, bowiem mogą one występować poza wyznaczonym obszarem poszukiwań. Tak więc wstępne badania zdolności patentowej lub ochronnej mogą jedynie służyć do wstępnego oszacowania szans uzyskania ochrony prawnej rozwiązań technicznych.

4. Sporządzenie dokumentacji zgłoszeniowej i złożenie wniosku o udzielenie patentu albo prawa ochronnego na wzór użytkowy

Dokumentacja zgłoszeniowa w sprawach o udzielenie patentów jest najbardziej skomplikowana i pracochłonna spośród dokumentacji zgłoszeniowych pozostałych, wyżej omówionych kategorii przedmiotów własności przemysłowej. W celu jej sporządzenia nie wystarczy bowiem wybrać odpowiedniej kategorii przedmiotu własności przemysłowej (wynalazek/wzór użytkowy/wzór przemysłowy). Niezbędny jest też wybór odpowiedniej kategorii wynalazku (wytwór/sposób/układ/sposób i wytwór/sposób i układ), jak również określenie niezbędnych środków technicznych do działania wynalazku, niewystępujących samoistnie w znanym stanie techniki. Dopiero odpowiednie zaprezentowanie tych środków technicznych w zastrzeżeniach patentowych pozwoli wyznaczyć optymalny zakres ochrony wynalazku. Niewiele prostszą jest dokumentacja zgłoszeniowa wzoru użytkowego, choć zasadniczo sporządzenie jej nie wiąże się z koniecznością wyboru kategorii wzoru.

5. Prowadzenie sprawy o udzielenie patentu albo prawa ochronnego